Naming bei neuen Marken: Welche rechtlichen und strategischen Schritte sind nötig?

Warum der Name mehr ist als ein kreativer Einfall

Eine Marke schützt das Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen – also das, woran Kundinnen und Kunden ein Unternehmen und sein Angebot erkennen. Das Kennzeichen kann ein Wort, ein Logo, eine Kombination aus beidem oder – schwieriger – eine Form, eine Farbe oder ein Klang sein (Österreichisches Patentamt).

Die Marke gibt das alleinige Recht, andere von der Nutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszuschließen. Ohne Zustimmung dürfen sie es nicht verwenden. Das Ausschließungsrecht wirkt nur gegenüber Rechten, die nach dem Anmeldetag oder Prioritätstag der Marke entstanden sind (Infoblatt MA501, ab S. 10). Ältere Positionen am Markt bleiben davon unberührt.

Das Unternehmensserviceportal (USP) definiert Marken als Unternehmenskennzeichen. Sie machen Waren oder Dienstleistungen unterscheidbar und lassen Konsumentinnen und Konsumenten die Quelle des Angebots erkennen. Einen Firmennamen können Sie durch Anmeldung beim Patentamt als Wortmarke schützen lassen; dadurch erhalten Sie das alleinige Recht.

Ein Zeichen lässt sich nicht abstrakt anmelden, sondern nur für jene Waren und Dienstleistungen, zu deren Kennzeichnung es am Markt bestimmt ist. Grundsätzlich kommen alle Zeichen in Frage, die sich grafisch darstellen lassen und das Angebot eines Unternehmens von dem anderer unterscheiden können. Damit muss der Name zwei Anforderungen gleichzeitig erfüllen: Er muss zum Angebot passen und rechtlich als Zeichen Bestand haben.

Die rechtlichen und strategischen Schritte im Naming sind: Angebot und Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klären, Markenform wählen, Territorium festlegen, ältere Rechte recherchieren, anmelden, nutzen und beobachten. Das Markenrecht kennt Wort-, Bild-, Wort-Bild-, Farb-, Klang- und Formmarken.

Zuerst das Angebot klären, dann den Namen

Vor der Namensentscheidung steht das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis: Bei der Anmeldung ist genau anzugeben, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Marke geschützt werden soll. Dafür gilt die internationale Nizza-Klassifikation mit 45 Klassen – 34 für Waren, 11 für Dienstleistungen. Mehr Klassen bedeuten breiteren Schutz und höhere Gebühren; die Grundgebühr deckt bis zu drei Klassen ab (Österreichisches Patentamt).

Das Verzeichnis beeinflusst die spätere Angreifbarkeit: Es gilt der Benutzungszwang, und ein zu breites Verzeichnis kann die Marke für Teile angreifbar machen, die nicht im Geschäftsverkehr benutzt werden. Eine nachträgliche Erweiterung des Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnisses in derselben Marke ist nicht erlaubt. Das Österreichische Patentamt empfiehlt daher, nur Klassen und Begriffe zu wählen, für die die Marke aktuell genutzt wird oder eine Nutzung in absehbarer Zeit geplant ist.

Für die Namensstrategie heißt das: Geplante Produktlinien oder zusätzliche Services müssen schon vor der Anmeldung in das Verzeichnis aufgenommen werden, wenn der Name auch für sie abgesichert sein soll. Nach der Registrierung lässt sich dieselbe Marke dafür nicht mehr ergänzen.

Welche Zeichen als Marke in Frage kommen

Das Markenrecht kennt mehrere Markenformen (Österreichisches Patentamt). Wortmarken bestehen ausschließlich aus Buchstaben des lateinischen Alphabets, Zahlen und zulässigen Sonderzeichen – ohne Farbe, besondere Schriftform, Anordnung oder bildliche Elemente. Bildmarken sind Grafiken oder Logos ohne Wortbestandteile.

Wort-Bild-Marken kombinieren Text und Grafik. Farbmarken schützen eine Farbe oder Farbkombination als solche. Klangmarken schützen einen charakteristischen Ton, ein Klang oder eine Melodie, Formmarken eine dreidimensionale Form.

Vor der Anmeldung ist zu entscheiden: Soll der Name in reiner, schmuckloser Wortform geschützt werden, oder tritt er im Markt ohnehin immer in einer bestimmten Gestaltung mit Logo auf? Eine reine Wortmarke erfasst nur die Wortform in der beschriebenen Gestalt. Wer mit bildhafter Ausgestaltung auftritt und sie mitschützen will, wählt eine Wort-Bild-Marke oder eine Bildmarke.

Das Ausschließungsrecht, das die Marke vermittelt, bezieht sich auf das Zeichen, wie es angemeldet ist, und auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Markenform sollte deshalb zur tatsächlichen Verwendung im Geschäftsverkehr passen – und nicht umgekehrt.

Markenformen im Überblick: Unterschiede und Schutzausmaß

Schutzbereich: Österreich, EU oder international

Der Schutz ist territorial begrenzt: Eine nationale österreichische Marke gilt in Österreich – in allen Bundesländern. Statt einer nationalen Marke kann eine Unionsmarke mit Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten angemeldet oder der Schutz einer nationalen oder Unionsmarke für weitere Länder internationalisiert werden (Österreichisches Patentamt).

Die Festlegung des Territoriums gehört vor die Anmeldung. Sie richtet sich am tatsächlichen und geplanten Absatzmarkt aus.

Wer vorerst nur in Österreich verkauft, kann mit nationalem Schutz beginnen. Wer in mehreren EU-Staaten tätig ist oder es absehbar sein wird, wählt von Anfang an die Unionsmarke.

Ein späterer Schritt in weitere Länder ist über die Internationalisierung des Schutzes möglich.

Recherche vor der Anmeldung: ältere Rechte erkennen

Das Österreichische Patentamt empfiehlt, vor der Anmeldung nach gleichen oder ähnlichen angemeldeten und bereits registrierten Marken zu recherchieren. Die Existenz älterer Marken steht einer Registrierung nicht entgegen, und eine solche Recherche ist im Prüfungsverfahren vor dem Österreichischen Patentamt nicht inkludiert. Die Beurteilung, ob die Anmeldung oder Registrierung in ältere beziehungsweise höherrangige Rechte eingreift, liegt ausschließlich bei der anmeldenden Person.

Das Risiko reicht über eine abgelehnte Anmeldung hinaus: Ältere Rechte können dazu führen, dass jüngere Markenrechte wieder gelöscht werden oder aufgrund einer Unterlassungsklage nicht verwendet werden dürfen. Wer den Namen erst nach der Anmeldung auf Verpackungen, Website und in der Werbung ausrollt, trägt das Risiko eines späteren Rückbaus.

Für die Recherche stehen mehrere Wege offen: Selbstrecherche in kostenlosen Datenbanken, Markenähnlichkeitsrecherche durch die Expertinnen und Experten des Patentamts sowie der Pre Check Marke, bei dem die Profis einschätzen, wie hoch die Chance auf Registrierung ist und welche ähnlichen Marken es gibt. Die Registerdatenbank see.ip des Österreichischen Patentamts durchsucht Patente, Marken und Designs mit Schutzwirkung in Österreich. Die TMview-Datenbank des EUIPO enthält Informationen über Markenanmeldungen und -eintragungen.

Treffer bedeuten nicht automatisch das Aus für einen Namen. Oft sind Inhaberinnen und Inhaber älterer Rechte bereit, Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarungen abzuschließen. Unter bestimmten Voraussetzungen akzeptieren sie die Eintragung einer jüngeren Marke.

Bei Unsicherheiten empfiehlt das Österreichische Patentamt eine berufsmäßige Parteienvertretung. Sie soll rechtlich beraten und gegebenenfalls entsprechende Verhandlungen führen.

Checkliste vor der Markenanmeldung: Was muss vorher erledigt sein?

Anmeldung beim Österreichischen Patentamt

Zuständig ist das Österreichische Patentamt. Die Anmeldung ist online – als Fast-track- oder Standardverfahren – oder auf Papier per Post möglich; per E-Mail ist sie nicht zulässig. Erforderlich sind Name und Anschrift der anmeldenden Person inklusive Unterschrift, die Darstellung der zu schützenden Marke sowie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Ob eine Vertretung nötig ist, hängt vom Sitz ab. Bei Wohnsitz oder Niederlassung in Österreich kann ohne Vertretung angemeldet werden. Die Anmelderin oder der Anmelder kann sich vor der Nichtigkeitsabteilung selbst vertreten.

Wer sich vertreten lassen will, wählt zwischen einer berufsmäßigen Vertretung – Patentanwalts- oder Rechtsanwaltskanzlei oder Notariat – und einer nicht berufsmäßigen Vertretung.

Liegt weder Wohnsitz noch Niederlassung in Österreich, ist im Anmeldeverfahren eine Vertretung erforderlich und vor der Nichtigkeitsabteilung jedenfalls eine berufsmäßige. Bei Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweiz genügt eine österreichische Zustellbevollmächtigung. Für Service- und Informationsleistungen ist keine Vertretung erforderlich.

Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre ab dem Anmeldetag und kann beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden (Österreichisches Patentamt).

Nach Darstellung des USP entsteht das Markenrecht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Es endet zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert wurde. Danach ist eine unbegrenzte Verlängerung um jeweils weitere zehn Jahre möglich.

Besondere Anmeldefristen sind nicht zu beachten. Das USP empfiehlt aber, das Recht wegen eventueller Konkurrenz so bald wie möglich zu sichern.

Wichtige Fakten zum Markenschutz in Österreich

Nach der Eintragung: Nutzung, Überwachung und typische Fallen

Mit der Eintragung beginnt die Nutzungsphase, in der sich zeigt, ob das Verzeichnis richtig gewählt wurde. Es gilt der Benutzungszwang: Ein zu breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis kann die Marke für die nicht im Geschäftsverkehr benutzten Teile angreifbar machen (Österreichisches Patentamt). Die beanspruchten Klassen sollten daher mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen, und die Nutzung sollte für den Fall eines Angriffs belegbar sein.

Das Ausschließungsrecht wirkt nur gegenüber Rechten, die nach dem Anmeldetag oder Prioritätstag der Marke entstanden sind. Eine laufende Beobachtung des Marktgeschehens und des Registers – etwa über die Registerdatenbank see.ip – zeigt früh, ob jüngere Anmeldungen dem eigenen Zeichen zu nahe kommen. Der Schutz besteht jeweils zehn Jahre und muss danach verlängert werden, um aufrecht zu bleiben.

Die Reihenfolge im Naming-Prozess: zuerst Angebot und Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klären, dann die Markenform wählen, dann das Territorium festlegen, dann recherchieren, dann anmelden und schließlich nutzen und beobachten. Das Verzeichnis kann nachträglich nicht erweitert werden, und die Recherche zu älteren Rechten ist nicht Teil des Prüfungsverfahrens.

Zeitplan und Lebenszyklus einer Marke: Von der Anmeldung bis zur Verlängerung